Q:한국에 체류 중인 주류 수입업체 사장인 일본인 A씨는 일본에는 잘 알려지지 않고 한국에서만 유명한 ‘포천막걸리’라는 표장의 주류를 지정상품으로 해 일본에 출원, 상표 등록을 했다. 한편 한국의 B회사가 일본에 포천막걸리라는 표장이 포함된 상표의 막걸리를 수출하자 일본의 상표권자 A씨는 B회사를 상대로 상표권 침해를 주장했다. B회사가 A씨에게 상표사용료를 지불하지 않고 일본에 계속 막걸리를 수출할 수 있을까?
A:상표권은 속지주의에 따라 각 국가별로 발생하므로 사례와 같이 한국과 별개로 일본에서 A씨가 어떤 상표를 먼저 등록한 것 자체는 문제되지 않는다. 그러나 사례와 같이 ‘포천’이라는 현저한 지리적 명칭과 ‘막걸리’라는 상품의 보통명칭이 결합된 표장은 우리나라 수요자들에게는 식별력이 없으므로 등록이 거절되는 반면, 일본과 같은 외국에서는 식별력이 없다고 단정할 수 없으므로 등록이 가능한 경우가 있다(반대로 외국에서는 식별력이 없어 등록이 불가한데 우리나라에서는 등록이 가능한 경우도 있다).
상표법은 식별력이 있는 표장이라 할지라도 일정한 경우에 부등록 사유를 규정하고 있으므로, 사례에서 A씨와 같이 ‘외국의 수요자 간에 유명한 상표를 부정한 목적으로 출원해 등록받은 상표’는 사후에 무효심판을 청구해 무효화시킬 수 있는 방법이 있으나 해당 국가에서 심판을 통해 무효시켜야 하므로 실제로는 시간·비용의 어려움이 크다. 따라서 A씨의 상표를 무효화시키지 않은 상태에서는 B회사가 아무런 문제없이 일본에 막걸리를 수출하는 것이 매우 어렵다. /이브닝신문=오수원 변호사(법무법인 청담 www.lawcd.co.kr)
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